2. 당사자들의 주장 요지
가. 원고
1) 의료행위는 ‘의학적 전문지식을 기초로 하는 경험과 기능으로 진찰, 검안, 처방, 투약 또는 외과적 시술을 시행하여 하는 질병의 예방 또는 치료행위 및 그밖에 의료인이 행하지 아니하면 보건상 위해가 생길 우려가 있는 행위’를 의미하는 것으로 해석하여야 한다. 이에 어긋나는 특허청의 심사기준은 위법하고 특허청의 내규에 불과하여 법원의 판단을 기속하는 것이라 할 수 없다.
2) 이 사건 출원발명은 피부미용을 위한 마사지 기법에 관한 발명으로, 근육을 풀어주거나 혈액순환을 촉진하는 안마 또는 지압에 의한 마사지와는 달리 신체에 물리적인 충격을 가하거나 질병을 치료하는 의료행위에 해당하지 않고, 보건위생상 위해가 생길 우려가 있는 의료행위이거나 특허법 제32조의 공서양속이나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 해당하지 않으므로 산업상 이용가능성이 부정되지 않는다.
3) 그럼에도 이와 달리 이 사건 출원발명이 의료행위 내지 치료방법에 관한 것으로서 산업상 이용가능성이 없어 특허받을 수 없다고 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.
나. 피고
1) 산업상 이용가능성이 부정되는 ‘치료행위’에는 ‘치료를 위한 예비적 처치방법’이나 ‘건강상태를 유지하기 위한 처치방법’이 모두 포함되는데, 이 사건 출원발명은 이에 해당하므로 산업상 이용가능성이 부정된다.
2) 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.
3. 이 법원의 판단
가. 관련 법리
사람의 질병을 진단, 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의료행위에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허를 받을 수 없는 것이다(대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결 참조).
한편 의료법에서 정하는 ‘의료행위’라 함은 의학적 전문지식을 기초로 하는 경험과 기능으로 진찰, 검안, 처방, 투약 또는 외과적 시술을 시행하여 하는 질병의 예방 또는 치료행위 및 그 밖에 의료인이 행하지 아니하면 보건위생상 위해가 생길 우려가 있는 행위를 의미한다. 여기서 말하는 ‘의료인이 행하지 아니하면 보건위생상 위해가 생길 우려’는 추상적 위험으로도 충분하므로 구체적으로 환자에게 위험이 발생하지 아니하였다고 해서 보건위생상의 위해가 없다고 할 수는 없다(대법원 2012. 5. 10. 선고 2010도5964 판결 참조).
나. 구체적 판단
1) 이 사건 출원발명은 오케스트라의 연주기법에 따라 피부를 마사지하여 피부 마찰로 피부의 온도를 높여 화장품의 성분이 피부 속 진피층까지 잘 흡수되도록 촉진시키기 위한 피부미용에 관한 방법발명으로서, 인체를 필수 구성요건으로 하고는 있지만, 이 사건 출원발명 그 자체가 수술·치료·진단을 목적으로 하는 것이 아닐 뿐만 아니라 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 것이 아니라는 점은 분명하다.
2) 다음으로, 이 사건 출원발명이 산업상 이용가능성이 부정되는 ‘치료방법 내지 의료행위’에 해당하는지 여부에 관하여 본다.
원고는 이 사건 출원 당시부터 그 명세서의 상세한 설명 및 청구범위에 이 사건 출원발명을 ‘피부미용법’으로 기재하였을 뿐만 아니라, 그 명세서 전반적인 기재를 종합적으로 살펴보면 이 사건 출원발명은 ‘소정의 방식에 의하여 피부를 마사지함으로써 화장품이 피부에 잘 스며들도록 하는 피부미용법’에 관한 것임을 알 수 있다.
또한, 이 사건 출원발명에 따른 문지르기, 쓰다듬기, 말아서 올리기 등이 통상의 마사지 기법과 동일하고, 이러한 마사지 기법에 의해 혈류개선, 노폐물 배출, 자율신경조절, 인체 부종 완화, 자가 면역력 증진 등 어느 정도 건강증진의 효과가 수반된다고 하더라도, 이는 어디까지나 피부미용의 목적과 효과를 달성하기 위한 과정에서 나타나는 부수적인 효과일 뿐이지, 이를 가리켜 의료행위에 해당한다거나 사람에 대한 수술방법 또는 비수술적 치료방법 내지 진단방법에 해당한다고 볼 수는 없다(더욱이 피부미용기법은 피부에 발생한 트러블을 치유하거나, 혈류를 개선하거나, 각질을 제거하는 등의 방식을 채택하는 것이 일반적인데 그 과정에서 어느 정도의 건강증진의 효과가 수반되는 것은 거의 필연적일 것이다. 그런데 이러한 이유만으로 피부미용기법을 ‘치료행위 내지 의료행위’로 볼 수는 없다. 이는 특히 피부미용과 관련된 시장규모가 지속적으로 성장하고 있고, 이에 따라 경쟁이 심화되어 특허보호에 대한 요구가 점차 커지는 현실 및 산업발전이라는 특허법의 목적 등에 비추어 보더라도 더욱 그러하다).
3) 이에 대하여 피고는, ‘치료행위’에는 ‘치료를 위한 예비적 처치방법’이나 ‘건강상태를 유지하기 위한 처치방법’이 모두 포함되는데, 이 사건 출원발명은 이러한 치료행위에 해당하므로 산업상 이용가능성이 부정된다고 주장하나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원발명은 사람에 대한 수술·치료·진단을 목적으로 하는 것이 아니라 미용행위에 관한 것임이 명백하고, 그 명세서의 상세한 설명 등을 종합해 보아도 이는 의학 영역에서의 치료 또는 사람의 건강상태를 유지시키기 위한 처치방법에 해당한다고 볼 수는 없으므로, 이와 다른 전제에 선 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.
다. 이 사건 출원발명의 특허요건의 충족 여부
1) 특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하는데, 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명으로서, 그 판단은 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 판단하여야 하고(대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결 등 참조), 특허출원의 명세서에 발명의 내용이 그 정도까지 기재되어 있지 아니하다면 그 발명은 완성되었다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수도 없다(대법원 2004. 10. 28. 선고 2002후2488 판결 등 참조).
2) 원고는 위와 같은 해당 연주기법에 따라 연주된 음악을 틀어놓고 그 빠르기나 느낌에 따라 미용행위를 하는 것으로 연주기법을 객관적으로 재연가능하다고 주장한다.
살피건대, 이 사건 출원발명의 오케스트라의 연주기법에 의한 피부미용법은 사람의 행위가 주요 구성요소로 되어 있는 것으로서 이를 시행하는 각 개인의 숙련도에 의해서 달라질 수 있는 일종의 기능에 해당하는 성질을 가지므로, 이 사건 특허출원의 명세서 기재만으로는 통상의 기술자가 이를 반복하여 재현할 수 있다고 볼 수 없다[원고 역시 이 사건 출원발명을 실시하기 위해서는 상당한 숙련이 필요하고 원고로부터 별도의 교육을 받지 않은 채 제3자가 이 사건 출원발명의 명세서 기재만을 보고 이 사건 출원발명의 오케스트라 연주기법에 따른 피부미용법을 재연하는 것은 절대 불가능하다고 진술하였다(이 법원 제1회 변론조서 참조)].
따라서, 이 사건 특허출원 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하면 이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적·객관적으로 구성되어 있는 발명이라고 할 수 없으므로 산업상 이용가능성이 결여될 뿐만 아니라, 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있도록 그 명세서가 기재되어 있지도 않다고 봄이 옳다.
다만, 특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서 제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견서 제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수는 없는 것인데(대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1447 판결 등 참조), 위와 같은 특허요건 결여의 점에 관하여는 이 사건 심사 단계에서 원고에게 의견제출의 기회가 부여되지도 않았고, 위 사유가 거절결정의 이유로 된 바도 없으므로, 이 법원이 이를 이 사건 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수는 없다[물론 심사 또는 심판 단계에서 의견서 제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면
이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있을 것이나, 앞서 든 각 증거에 의하면 특허청 심사관은 원고에게 2016. 7. 28.자 의견제출 통지를 보낸 이후 원고가 그 취지에 따라 2016. 8. 29. 명세서 등을 보정하자 특허청 심사관은 2016. 7. 28.자 의견제출 통지에 포함되어 있었던 '기재불비에 관한 특허법 제42조 제4항 제2호에 관한 거절이유'는 일응 위 명세서 등 보정을 통하여 극복한 것으로 보고, 그 이후로는 오로지 산업상 이용가능성에 관한 특허법 제29조 제1항 본문 규정에 위배된다는 점만을 지적하면서 결국 위 사유로 거절결정을 하기에 이르렀고, 그 이후의 재심사청구 및 이 사건 심결에서도 이러한 사정이 변경된 바 없으므로, 위와 같은 특허요건 결여 사유는 원고에게 의견제출기회를 부여한 사유와 그 주요한 취지가 부합한다고 보기 어렵다].
4. 결론
그렇다면, 이 사건 출원발명이 ‘사람의 건강상태를 유지하기 위한 처치방법이거나 사람의 건강을 증진시키는 방법’에 관한 발명에 해당하여 산업상 이용가능성이 없다고 판단한 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
사 건 2017후2970 거절결정(특)
주 문
상고를 기각한다.
상고비용은 피고가 부담한다.
이 유
이 사건 기록과 원심판결 및 상고이유를 모두 살펴보았으나, 상고인의 상고이유에 관한 주장은 상고심절차에 관한 특례법 제4조에 해당하여 이유 없음이 명백하므로, 위 법 제5조에 의하여 상고를 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.